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El tiempo promedio que toma la aprobación del registro es de 10 meses, si no surgen objeciones ni oposiciones.
Se requiere que se esté utilizando la marca realmente o que se tenga la intención de utilizarla en el futuro. Cuando se acepta su marca para el registro, la Oficina de Marcas solicitará que se proporcione una prueba del uso de la misma. En ese momento usted deberá estar utilizando su marca para obtener el registro.
Una prueba de uso es una muestra de su marca tal como se utiliza en el comercio. Es evidencia de la vida real de cómo está utilizando su marca en el mercado, con los productos o servicios incluidos en su descripción.
Los requisitos de la USPTO para las pruebas de uso son:
- Debe ser un ejemplo real de cómo utiliza su marca registrada en el comercio para proporcionar sus productos o servicios (no debe corresponder a una maqueta, bosquejo, diseño, prueba de impresora, imagen alterada digitalmente, representación del embalaje previsto o un borrador de un sitio web que muestre cómo podría aparecer su marca). Por ejemplo, pruebas de uso con un fondo de color sólido, lo que puede indicar que fueron creadas digitalmente, pueden rechazarse.
- Se debe mostrar la marca utilizada con los productos o servicios enumerados en su solicitud.
- La marca debe ser idéntica al logo presentado en la solicitud de registro de marca.
- Debe mostrar el uso por parte del titular de la marca (no debe mostrar el uso por parte de otra persona, como los comunicados de prensa enviados exclusivamente a los medios de comunicación).
- Debe corresponder a un tipo de prueba de uso apropiado en función de si protege productos o servicios. Por ejemplo, el material publicitario es una muestra aceptable para los servicios, pero no para los productos.
- Muestre su marca en uso, de tal manera que se asocie directamente con los productos o servicios.
- Muestre su marca en uso, de tal manera que los consumidores la perciban como un indicador del origen de los productos o servicios en su solicitud de registro (es decir, que funciona como una marca registrada).
- Incluya la URL y la fecha en que accedió o imprimió la página web en su presentación de prueba de uso.
Algunos ejemplos de prueba de uso para productos son una fotografía, copia escaneada, captura de pantalla o impresión de:
- Los productos en sí, mostrando su marca.
- Etiquetas y rótulos para los productos, mostrando la marca, con información que normalmente aparece en una etiqueta en uso en el comercio para ese tipo de productos, tal como peso neto, volumen, códigos de barras, listas de contenidos o ingredientes u otra información, que no forma parte de la marca, pero proporciona información sobre los productos.
- Embalaje de los productos, mostrando la marca.
- Exhibidor de venta dónde se ofrecen los productos, mostrando la marca
- Páginas web de venta de productos, que muestren la marca en o cerca de los productos, el precio y un botón al carrito de compras. En su captura de pantalla o impresión, debe incluir la URL y la fecha en que accedió o imprimió la página web.
- Para softwares como productos, una captura de la pantalla de inicio del software que muestre la marca o una captura de pantalla de una página web con suficiente información para descargar el software y con la marca como parte del título.
Algunos ejemplos de prueba de uso para servicios son:
- Publicidad en línea o material impreso que muestre una vinculación directa entre su marca y los servicios.
- Anuncios de televisión y radio para los servicios.
- Material de marketing mostrando una asociación directa entre su marca y los servicios (folletos publicitarios de su servicio).
- Señalética o letrero en el lugar donde se prestan los servicios.
- Material utilizado en la prestación de los servicios.
- Facturas que muestran una asociación directa entre su marca y los servicios.
- Tarjetas de presentación y membretes que muestren una asociación directa entre su marca y los servicios.
Para ver imágenes de algunos de estos ejemplos de pruebas de uso que son aceptables, visite la página web de la USPTO "Specimens".
Es importante revisar requisitos y ejemplos porque la USPTO es cada día más exigente con las pruebas de uso.
Los examinadores pueden visitar las páginas webs de donde se han obtenido las pruebas de uso para comprobar que los productos y servicios son verídicos y están actualmente disponibles para el consumidor estadounidense.
No, no necesita un poder para solicitar su marca en Estados Unidos.
La respuesta depende de las características de su marca, su presupuesto, y el alcance de protección que quiere obtener en Estados Unidos.
Si su marca contiene elementos verbales (texto) y elementos de diseño (gráficos o logo), y ambos son distintivos y se quieren proteger, es recomendable presentar dos solicitudes de marca; una para proteger solamente los elementos verbales (la solicitud será presentada como “Marca Denominativa”) y otra para proteger solamente los elementos de diseño (la solicitud será presentada como “Marca Mixta”).
En este caso, presentar dos solicitudes de marca tiene las siguientes ventajas:
- Protección más amplia y fuerte. Si un tercero solicita una “Marca Mixta” con texto similar a la suya, pero con otro diseño, y usted solicita una “Marca Mixta” en vez de “Marca Denominativa”, la “Marca Mixta” del tercero podrá ser aceptada para registro dado que en su totalidad es distinta a la suya.
- Estará protegido en caso de que su logo evolucione. Es común que empresas cambien su logo en el tiempo, por lo tanto si solicita una “Marca Mixta” y no una “Marca Denominativa”, su nuevo logo no estará protegido. Deberá usar su marca tal como está registrada, de lo contrario, su marca puede estar expuesta a ser cancelada.
- Protección efectiva verbal y gráfica. La solicitud de “Marca Denominativa” entrega mayor flexibilidad para poder usar la marca de distintas formas, ya sea con texto estilizado o con distintos diseños (mientras no sea muy similar a una marca de tercero ya registrada). Al mismo tiempo, la solicitud de “Marca Mixta” permite la protección de los elementos de diseño de su marca.
Si su marca además contiene un eslogan o un símbolo distintivo, es recomendable presentar una solicitud específica para cada una para otorgar protección adicional.
Se pueden registrar los símbolos que ayuden a los consumidores a distinguir un producto o servicio de otros y las marcas que se puedan reproducir gráficamente. Por ejemplo:
- Palabras
- Nombres
- Colores
- Gustos
- Sonidos
- Dispositivos
- Eslóganes
- Aromas
- Apariencias de productos
- Formas tridimensionales
Para decidir si hacer reivindicación de color en una solicitud de registro de logo o marca mixta, debe considerar el alcance de la protección que desea y la importancia de los colores en la imagen de su marca.
Si no reivindica color y su logo se presenta en blanco y negro, se asume que la marca se registra en todos los colores. Los beneficios de no reivindicar color son un mayor alcance de protección de la forma de su marca y la flexibilidad de poder usar su logo en diferentes colores, manteniendo la protección. Esta opción es aconsejable si los colores específicos de su logo no son vitales para la imagen de la marca.
Por otro lado, si los colores de su logo son fundamentales y sus clientes reconocen su marca porque tiene ciertos colores específicos, puede ser más adecuado reivindicar los colores como una característica de su logo o marca mixta. Reivindicar color implica una protección limitada a los colores reivindicados, pero conlleva un mayor grado de protección sobre el color en sí (las marcas similares tienen una menor probabilidad de coexistir si están en los mismos colores). Si usted elige reivindicar color, su solicitud debe describir donde aparece cada color en la marca. Los colores negro, blanco y gris pueden ser usados como una característica de la marca o para indicar áreas que no son parte de la marca, como el fondo, zonas transparentes, sombras, etc.
Para una protección ideal, como lo hacen algunas grandes empresas, sería aconsejable presentar dos solicitudes: un logo en blanco y negro sin reivindicar color, para proteger mejor la forma de su marca, y un logo en color con reivindicación de color, para asegurar una protección de la marca con los colores particulares que se usan.
Si tiene dudas sobre si debe reivindicar color, contáctenos a [email protected].
Una solicitud de registro de una marca que contenga palabras en un idioma distinto al inglés debe incluir una traducción al inglés. Este requisito también se aplica a las marcas compuestas por dos o más palabras distintivas que se presentan como una sola palabra, si una o más de las palabras de la marca parecen no estar en inglés y claramente se percibirían como palabras distintivas en la marca. Una traducción adecuada debe ser una expresión conocida en ingles que explique el significado del término en el otro idioma. Por ejemplo, el equivalente en inglés de la frase "mais oui" en francés es "why, certainly," o "why, of course,", y no la traducción literal que es "but yes".
Si la marca también incluye caracteres no latinos, se debe incluir una transliteración de esos caracteres junto con la traducción. Una transliteración es la escritura fonética, en los caracteres latinos correspondientes, de la (s) palabra (s) en la marca que están en caracteres no latinos. Por ejemplo, la transliteración del carácter chino “文” es “Wen” y significa ““culture, writing” en inglés.
Sí. Algunos de los beneficios por el uso antes de la presentación son los siguientes:
- Obtener los derechos del derecho consuetudinario.
- Establecer la fecha como primer usuario de la marca
- Demostrar la distinguibilidad de la marca
- Evitar oposiciones por falta de distinguibilidad
Sí. Al registrar una marca en Estados Unidos, se adquieren los siguientes derechos:
- Uso exclusivo de la marca
- Derecho a demandar a terceros por infracción contra la marca
- Derecho a solicitar la confiscación de bienes falsificados
Las marcas registradas en Estados Unidos están protegidas en toda su extensión geográfica, esto incluye territorios como Puerto Rico, Islas Vírgenes, Islas Marianas Septentrionales, Guam y Samoa Americana.
Estados Unidos utiliza el sistema de Clasificación de Niza en lo que refiere al número de clase; sin embargo, este país utiliza su propio sistema de identificación de bienes y servicios para determinar la descripción de clase. La diferencia entre la identificación de la Clasificación de Niza de bienes y servicios y la identificación de Estados Unidos de bienes y servicios es que Estados Unidos requiere que los elementos se desglosen para describir los productos o servicios en detalle. Por ejemplo, "ropa" se debe desglosar en "camisas, pantalones, faldas, etc.". Si usted solicita un Estudio de Factibilidad de Registro en Estados Unidos, dentro del estudio nuestro abogado recomendará la descripción de debiera ser incluida en la solicitud de registro de marca.
Sí. Si la primera solicitud se presentó en un país que es miembro del Convenio de París dentro de los 6 meses anteriores a la presentación en Estados Unidos, es posible reivindicar la prioridad.
Sí. El propietario de la marca registrada debe presentar un documento declarando que la marca es utilizada de manera continua para el comercio o intercambio. Esta declaración debe presentarse en algún momento entre el 5to y el 6to año luego de la fecha de registro. La falta de cumplimiento de esta obligación dará lugar a la cancelación del registro.
Debe usar su marca para que se otorgue el registro. Es obligatorio que la marca se utilice para fines comerciales, de intercambio o de transacciones comerciales y este uso debe tener lugar dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.
Sí. La falta de uso es un motivo potencial de cancelación del registro.
Su nombre comercial es un activo para usted y para su empresa. Incluso después de registrar correctamente su marca, tiene que defenderse de la competencia legítima, los falsificadores y las prácticas comerciales desleales que atenten contra sus derechos de propiedad. Cada quince días, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) publica una lista de solicitudes de registro de marcas aprobadas para su revisión pública. Una marca no se defiende por sí sola. Parte de ser propietario de una marca comercial implica protegerla de forma activa. Cada dos semanas, el público y los propietarios de negocios competidores en su mercado pueden presentar una oposición a una marca aceptada. Los prestadores de servicios profesionales tienen los recursos y el tiempo para vigilar esta rotación constante de información nueva y ayudarlo a defender su marca en un mundo que nunca se detiene. Vea más información acerca de nuestro servicio de Vigilancia de Marca.
Si el propietario de una marca cree que su marca viola sus derechos exclusivos de propiedad, se opondrá a su solicitud durante este período y presentará una oposición ante el Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones. Usted debe defender su imagen y su marca demostrando que son de su propiedad.
Durante el proceso de evaluación previo al registro de una marca, la Oficina de Marcas comparará su marca con otras existentes y rechazará la solicitud si la marca se asemeja a otras que ya se encuentran en el mercado.
Cuando un representante examinador de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) ha revisado y aprobado su solicitud de marca, hace pública su solicitud. Este paso inicia un período de treinta días en el que cualquiera puede oponerse al registro de la marca. Este listado público aparece en el Boletín Oficial, que está disponible en línea.
Como solicitante de registro de una marca, tiene treinta días para responder a un Aviso de Oposición. Al responder al reclamo de su oponente, el Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones (TTAB, por sus siglas en inglés) programarán un procedimiento legal, como un pequeño juicio, para escuchar a ambas partes.
Le recomendamos que contrate un servicio profesional de gestión de marcas o un abogado especialista en marcas para formular y fundamentar una defensa legal, presentar los documentos legales correspondientes y responder a cualquier tipo de moción de la corte. El TTAB tiene requisitos legales y plazos estrictos para responder a un Aviso de Oposición.
La USPTO le enviará una Aviso de Incumplimiento si usted no responde al Aviso de Oposición, y el TTAB dictaminará en favor del opositor. Este dictamen será vinculante para toda solicitud futura por la marca en cuestión. A veces se puede presentar una moción para levantar un dictamen por inacción.
Un abogado examinador de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) publicará la marca tras el período de evaluación de la solicitud. La Autoridad Fiscal publica esta información en el Boletín Oficial de la USPTO en línea. El público tiene treinta días para oponerse a la solicitud de registro de marca con la intención de impedirla. Si usted tiene un interés personal o comercial y puede demostrar que la marca propuesta lo afectará o que atenta contra sus derechos de marca o de propiedad existentes, puede detener el proceso de registro. El proceso de oposición garantiza, además, que las marcas comerciales en uso sean auténticas y distintivas, y limita las posibilidades de confusión entre marcas para el consumidor.
Además de reclamar por la posibilidad de confusión, puede oponerse a una solicitud de registro de marca por muchas razones, tales como:
- La marca es genérica y, por lo tanto, no es distintiva
- La marca es descriptiva, ya sea en términos físicos o geográficos, en lugar de ser única
- La marca plantea problemas sociales
- La marca es engañosa
- El potencial de la marca debilita a otra marca
Si desea oponerse al registro de una marca, debe presentar un Aviso de Oposición ante la USPTO como opositor. El documento debe explicar por qué la USPTO no debería registrar la marca. El solicitante de registro de la marca tiene treinta días para responder a su reclamo de oposición. El Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones (TTAB, por sus siglas en inglés) fijarán la agenda para que se lleven a cabo los procedimientos legales pertinentes. Le recomendamos que contrate a un abogado especialista en marcas para presentar un Aviso de Oposición, porque las audiencias de oposición al registro de marcas son procedimientos legales.
La marca será válida por 10 años desde la fecha de registro.
La fecha de renovación será a los 10 años desde la fecha de concesión del registro.
No, Marcaria es un portal web para servicios de nombres de dominio, servicios de marcas y sistemas de software de Internet. Para el registro de marcas registradas en los Estados Unidos, Marcaria lo conecta con un abogado independiente y con licencia para dar servicios de marcas en este país, que ayudará a guiarlo a través del proceso de registro de marca.
Es la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos y es la encarga de la concesión de patentes y el registro de marcas en Estados Unidos. La USPTO asesora al presidente, al secretario de comercio y a varias dependencias del gobierno sobre las formas de proteger, hacer cumplir y promover las políticas de propiedad intelectual en los Estados Unidos y en el extranjero.
Puede visitar la Oficina Nacional de Marcas en: http://www.uspto.gov/
Una solicitud de registro de marca en los Estados Unidos puede incluir múltiples clases de productos y servicios, cada uno con su propia base de presentación. Incluso dentro de una misma clase (por ejemplo, clase 25 para ítems de vestuario), usted puede tener distintas bases de presentación (por ejemplo, usted puede presentar suéteres como Uso Actual y camisas como Intensión de Uso). A continuación se describe cómo funciona cada base de presentación por si sola y entre sí:
1a (Uso Actual) – Deberá entregar prueba de que la marca está en uso en los Estados Unidos al momento de la presentación de la solicitud de registro. No es necesario presentar más documentos (salvo que requiera contestar objeciones u oposiciones). Una prueba de uso puede ser una imagen de la marca en el producto o un Sitio Web activo vendiendo a clientes estadounidenses.
1b (Intensión de Uso) - Si la marca no está siendo usada en el comercio de Estados Unidos, se deberá presentar una prueba de uso a una tarifa adicional para finalizar el proceso de registro. Deberá entregar prueba de que la marca está en uso en los Estados Unidos (Declaración de Uso o Statement of Use, SOU) dentro de los 6 meses siguientes a que la marca es aceptada o recibe la Notificación de Aprobación (Notice of Allowance, NOA). Esto se considera un servicio separado. La Notificación de Aprobación (NOA) es un estado exclusivo para las solicitudes basadas en Intensión de Uso y significa que las clases 1b de la marca han sido aprobadas tentativamente para ser registradas y están pendientes de la presentación y aprobación de una Declaración de Uso. Si no puede entregar una prueba de uso dentro del período de 6 meses, se puede solicitar una extensión por 6 meses (Extensión para presentar la Declaración de Uso) con un pago adicional. Es posible solicitar hasta 5 extensiones, sin embargo, la presentación de la Declaración de Uso debe realizarse como máximo plazo a los 3 años de la fecha de la Notificación de Aprobación. Si esto no se realiza, su marca quedará abandonada.
44d (solicitud Extranjera) – Dentro de los 6 meses de haber solicitado un registro de marca en un país extranjero, usted puede utilizar esa solicitud como base para una presentación en los Estados Unidos, siempre que en ese país usted tenga nacionalidad, residencia o un establecimiento comercial/industrial efectivo y de buena fe. Usted solamente puede solicitar prioridad en la solicitud en Estados Unidos para aquellas clases incluidas en la solicitud extranjera. Clases adicionales pueden ser solicitadas con base “Uso Actual” o “Intensión de Uso”. Una vez que la solicitud en Estados Unidos haya sido examinada, esta queda pendiente de la entrega del certificado de registro extranjero. Si el registro extranjero falla (o toma años para ser procesado), la base 44d puede ser sustituida por las bases 1a o 1b. Esto significa que usted no utilizará la solicitud extranjera como base para la aprobación de su marca, sino que usted deberá probar el uso en los Estados Unidos. Una ventaja importante de las bases de presentación 44d y 44e es que no es necesario mostrar el uso de la marca en los Estados Unidos para obtener el registro inicial (aunque si se debe mostrar para la Sección 8 y Sección8/9 de las renovaciones). Una vez que el certificado de registro extranjero es emitido, la marca es examinada nuevamente para asegurar que las clases consideradas en la solicitud estén contenidas en el registro extranjero. Sino es así, se emitirá una objeción.
44e (Registro Extranjero) – Después que una marca extranjera ha sido registrada, esta puede ser utilizada como base de presentación (44e) en cualquier momento. Al igual que en 1a, se requiere prueba al momento de presentar la solicitud de registro, pero en vez de probar uso, se requiere una copia del certificado de registro extranjero vigente; impresiones de la oficina de propiedad intelectual extranjera no son aceptadas. Adicionalmente, si su certificado de registro extranjero no está en inglés, debe proporcionar una traducción firmada; no se requiere una traducción certificada, solo que la traducción esté completa y firmada. Asimismo, usted deberá ser capaz de probar que tiene nacionalidad, es residente o tiene un establecimiento comercial/industrial efectivo y de buena fe en el país donde la marca está registrada. Al igual que en la base 44e, solamente se puede solicitar protección en las clases contenidas en el registro extranjero. Para agregar clases a la solicitud en los Estados Unidos, estas deberán basarse en “Uso Actual” o “Intensión de Uso”. De lo contrario, el proceso basado en 44e continúa de manera muy similar a 1a. Nuevamente, una gran ventaja de 44e es que no es necesario mostrar uso en los Estados Unidos para obtener el registro inicial (aunque si se debe mostrar para la Sección 8 y Sección8/9 de las renovaciones). NOTA IMPORTANTE: tener un registro en el extranjero NO garantiza el registro en los Estados Unidos, ya que la marca igualmente se examina y puede ser rechazada debido a marcas similares solicitadas anteriormente en los Estados Unidos o a diferencias en las leyes de marcas registradas de los Estados Unidos (por ejemplo, la solicitud de registro de apellidos está permitida en algunos países extranjeros, pero no en los Estados Unidos).
Se examinará si la solicitud cumple con los requisitos de presentación. Antes de presentar la solicitud, es conveniente estudiar primero si la marca cumple con todos los requisitos en cuanto a la claridad, formalidad, diferenciación o cualquier conflicto. Esto evitará que se rechace el registro. Una vez finalizado el examen, los detalles de la solicitud se publicarán en línea y terceros tendrán la oportunidad de oponerse al registro. Después de esta etapa, el registro será concedido.
El plazo comienza en la fecha en que se publican los detalles de la solicitud en línea y termina 30 días después de esa fecha. Se pueden conceder extensiones.
Es posible oponerse a la solicitud por motivos de derechos de propiedad, marcas engañosas, signos confusos, violación de los derechos relativos al nombre de una empresa o institución comercial, marcas descriptivas y no distintivas.
Se puede presentar una solicitud para cancelar una marca registrada en caso de que se identifique alguna de estas infracciones:
- El propietario presentó la solicitud de mala fe
- Se ha demostrado que la marca es inmoral o contraria a las políticas públicas
- La marca engaña a los consumidores
- La marca describe las características de un bien o servicio
- La marca es genérica o funcional
- La marca no diferencia el bien o servicio
Sí, después de la fecha de vencimiento de su marca, tiene 6 meses para renovarla.
Se debe renovar cada 10 años.
Sí. Al renovar su marca necesitará presentar una prueba de uso, una declaración de uso y un poder de representación (si ha cambiado de abogado).
Los registros de marcas en EE. UU. tienen una validez de 10 años. Si desea prolongar la validez de su marca, debe presentar una solicitud de renovación de marca junto con una declaración de uso.
Estas solicitudes se deben presentar ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO) entre el noveno y el décimo año posterior a la fecha de registro. Tenga en cuenta que si el plazo ha vencido, existe un período de gracia de seis meses en los que, con un cargo adicional, aún es posible presentar la solicitud. Una vez transcurrido el período de gracia, su registro se cancelará y no podrá ser recuperado ni restituido.
Al utilizar los servicios de Marcaria.com tendrá los siguientes beneficios:
- Abogados con experiencia que lo ayudarán a evitar los posibles contratiempos que pueden tener lugar durante el proceso y llevar al rechazo de la solicitud de renovación.
- La cartera del cliente está gestionada mediante su cuenta en nuestro sitio web, que muestra con claridad la información actualizada y el estado de todas las marcas registradas del cliente.
Para solicitar una cotización por la declaración de uso y renovación de una marca en Estados Unidos, por favor contáctenos a [email protected] y le contestaremos dentro del próximo día hábil.