Español
El 17 de junio de 2019 se implementaron importantes cambios al marco regulatorio del registro de marcas en Canadá, que modernizaron y simplificaron los procesos, y permitieron el acceso a tres tratados internacionales: el Acuerdo de Niza, el Protocolo de Madrid y el Tratado de Singapur.
La modernización del proceso de registro de marca trajo importantes beneficios, donde destacan:
- La reducción del costo del registro de marca, dada la eliminación de las tasas finales de registro (CIPO, 2019), para las solicitudes de hasta 2 clases.
- El uso de la “Clasificación de Niza”, que categoriza los productos y servicios a proteger en 45 clases. Este sistema armonizado de clasificación facilita la búsqueda y comparación de marcas a nivel nacional e internacional. Los costos oficiales para solicitar y renovar marcas en Canadá actualmente se definen según el número de clases solicitadas.
- La posibilidad de solicitar el registro de la marca canadiense en todos los países miembros del Sistema de Madrid, a través de una sola solicitud internacional.
- La simplificación y estandarización de los procedimientos de registro de marcas según el Tratado de Singapur que, entre otros aspectos, reduce los requerimientos para presentar solicitudes. Por ejemplo, ya no se requiere entregar información del uso de la marca para obtener el registro.
- La ampliación del concepto de marca, permitiendo el registro de marcas “no tradicionales”, tales como, olores, sabores y texturas.
Otro cambio relevante que se debe considerar es la reducción del período de registro y renovación de marcas. Con los cambios que se implementaron el 17 de junio del 2019, la validez de las marcas disminuyó de 15 a 10 años, para las marcas que se registren o renueven después de esta fecha.
La respuesta depende de las características de su marca, su presupuesto, y el alcance de protección que quiere obtener en Canadá.
Si su marca contiene elementos verbales (texto) y elementos de diseño (gráficos o logo), y ambos son distintivos y se quieren proteger, nuestra recomendación es presentar dos solicitudes de marca; una para proteger solamente los elementos verbales (la solicitud será presentada como “Marca Denominativa”) y otra para proteger solamente los elementos de diseño (la solicitud será presentada como “Marca Mixta”).
En este caso, presentar dos solicitudes de marca tiene las siguientes ventajas:
- Protección más amplia y fuerte. Si un tercero solicita una “Marca Mixta” con texto similar a la suya, pero con otro diseño, y usted solicita una “Marca Mixta” en vez de “Marca Denominativa”, la “Marca Mixta” del tercero podrá ser aceptada para registro dado que en su totalidad es distinta a la suya.
- Estará protegido en caso de que su logo evolucione. Es común que empresas cambien su logo en el tiempo, por lo tanto si solicita una “Marca Mixta” y no una “Marca Denominativa”, su nuevo logo no estará protegido. Deberá usar su marca tal como está registrada, de lo contrario, su marca puede estar expuesta a ser cancelada.
- Protección efectiva verbal y gráfica. La solicitud de “Marca Denominativa” entrega mayor flexibilidad para poder usar la marca de distintas formas, ya sea con texto estilizado o con distintos diseños (mientras no sea muy similar a una marca de tercero ya registrada). Al mismo tiempo, la solicitud de “Marca Mixta” permite la protección de los elementos de diseño de su marca.
Si su marca además contiene un eslogan o un símbolo distintivo, sugerimos que presente una solicitud específica para cada una para otorgar protección adicional.
El tiempo promedio que toma la aprobación del registro es de 17 meses, si no surgen objeciones ni oposiciones.
No, solamente tendrá protección en Canadá.
Sí, se requiere un poder de representación simple escaneado.
Sí, hay beneficios:
- Demostrar la distinción de otras marcas;
- Evitar la oposición a su marca por motivos de falta de carácter descriptivo y diferenciación;
- Obtener derechos del Derecho consuetudinario, en virtud de la reputación que se puede aplicar a cualquier lugar donde se sepa que la marca está en uso.
Sí, terceros pueden presentar una acción de cancelación si su marca no está en uso.
Puede registrar palabras, dispositivos, nombres, formas tridimensionales, sonidos, movimientos, hologramas, y apariencia de productos. Los colores sólo se pueden registrar si se aplican a formas específicas.
La solicitud pasará por las siguientes fases: Publicación, Examen, Oposición y Registro.
- Publicación - Los datos de la solicitud se ponen a disposición del público en línea. Estos datos incluyen el nombre y dirección del solicitante, la marca real, la fecha y el número de la solicitud, la reivindicación de prioridad, los bienes y servicios, la fecha de primer uso y la representación de la marca.
- Examen - Las autoridades examinarán el cumplimiento de los requisitos por parte del solicitante. Se inspeccionará la marca también respecto a su claridad, su carácter descriptivo, su diferenciación, el carácter engañoso, la contradicción con solicitudes anteriores, y otros criterios que sean pertinentes.
- Oposición - Terceros pueden oponerse a la solicitud basándose en la violación de derechos de actor y de propiedad, marca descriptiva, mala fe, etc.
No se puede registrar:
- Ningún nombre genérico;
- Símbolos que atenten contra las normas morales de Canadá;
- Símbolos que puedan amenazar el orden público;
- Nombres de cualquier organización internacional;
- Banderas de estados o símbolos de naciones y regiones;
- Apellidos;
- Marcas no identificables;
- Nombres geográficos;
- Nombres engañosos que puedan indicar una conexión con una persona viva;
- Retratos de una persona que haya muerto en los últimos 30 años;
- Firmas de una persona que haya muerto en los últimos 30 años;
- Marcas asociadas con una variedad de planta (Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales);
- Marcas que pueden confundirse por su aspecto similar a cualquier marca publicada en el Diario canadiense de marcas.
Sí, Canadá utiliza el sistema de Clasificación de Niza, de forma obligatoria desde el 17 de junio de 2019.
Sí, si el país de origen del solicitante es miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París, será posible reivindicar la fecha de presentación.
Para mantener el registro de su marca, debe utilizarla dentro de los 3 años luego del registro. El uso mínimo es aceptable y su uso debe hacerse dentro de la jurisdicción. También puede justificar la falta de uso basada en las restricciones a la importación de mercancías.
Sí, es legal utilizar una marca no registrada para bienes y servicios.
En las jurisdicciones para las que rija la norma del “primer usuario”, no hay necesidad de registrar la marca para obtener los derechos asociados a la misma, siempre y cuando pueda demostrar que fue primero en utilizarla. Sin embargo, tener su marca registrada es una prueba de validez y de propiedad.
Puede acceder a la oficina nacional haciendo clic en el siguiente enlace: http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00002.html
No, no es un requisito para el registro.
Sí. Es posible oponerse a una solicitud por los siguientes motivos:
- Infracción de la ley canadiense;
- Derechos exclusivos;
- Marca descriptiva;
- Violación de derechos de autor;
- Contradicción con diseños registrados;
- Mala fe;
- Contradicción con el nombre de una empresa;
- Uso no autorizado de una insignia o emblema protegido;
- Bienes o servicios que no estén específicamente definidos.
Cualquier persona podrá oponerse u objetar una solicitud de marca.
Sí, es posible, basándose en los siguientes motivos:
- Marca no distintiva;
- Marca confusa y despectiva;
- Marca funcional;
- Marca genérica;
- Marca con indicación geográfica;
- Marca que incluya un emblema o insignia;
- Marca prohibida por la jurisdicción;
- Marca abandonada;
- Otras razones dependiendo de las circunstancias.
Sí, se otorgan los siguientes derechos al propietario de la marca:
- Derecho exclusivo a utilizar la marca;
- Derecho a oponerse a otras solicitudes que pueden causar contradicción con su marca comercial;
- Derecho a cancelar otras solicitudes con problemas contradictorios de registro;
- El derecho a presentar una denuncia por violación contra terceros que utilicen marcas similares;
- Derecho a conceder licencias o permisos a terceros que deseen utilizar la marca;
- Derecho a recibir compensación por daños y perjuicios por parte de terceros responsables por una infracción.
El período de oposición comienza luego de la fecha del examen formal y una vez que se publica la solicitud de oposición al registro. Finaliza dos meses después de la publicación.
Sí, a partir del 17 de junio de 2019 Canadá es miembro del Protocolo de Madrid.
Las declaraciones periódicas no son obligatorias. La marca sólo es vulnerable cuando no está en uso por un período de 3 años.
Las renovaciones deben realizarse después de 15 años para las marcas registradas o renovadas antes del 17 de junio de 2019, y a los 10 años para las marcas registradas o renovadas después de esa fecha.
15 años desde la fecha de concesión del registro de su marca, para marcas registradas o renovadas antes del 17 de junio de 2019. Los registros o renovaciones otorgados después de esa fecha tienen una duración de 10 años. Se puede renovar la marca 6 meses antes de la fecha de renovación.
No se necesita documentación alguna para renovar la marca.
Sí, puede renovar su marca en un plazo de 6 meses desde la fecha de renovación. No se aplican sanciones por renovaciones tardías.